[미국 특허] 선행기술자료 (IDS) 제출의무 안내
Information
on duty to submit IDS for U.S. Patent Application
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미국 특허 출원인( (디자인 특허 포함)은 선행기술자료(Information
Disclosure Statements, IDS)를 제출할 의무가 있습니다 (미연방
규칙 37CFR1.56(a)). 특허권자가 침해소송을 제기하면, 상대방은 IDS제출 의무 위반과 관련된 하자를 찾아내고 이를 빌미로 반격을 하는 경우를 흔히 볼 수 있습니다. 실제로, 이런 반격은 상당히 효과적이고 성공적입니다.
치열한 특허분쟁에 있어서, IDS제출 의무 위반은 손쉬운
공략 대상입니다. 고의성이 없다거나 중요한 정보가 아니라는 주장을 입증하기 위해서는 지루한 논쟁이
불가피하며 및 여러 전문가를 증인으로 불러세워야 하므로 엄청난 비용과 댓가를 초래합니다. 또, 특허분쟁의 논점이 분산되고 공세로 진행할 수 있는 분쟁이 수세로 몰리는 상황을 초래하기도 합니다.
과거에는 우리나라
대기업들이 미국의 IDS 제도에 대한 이해가 부족하여 특허침해소송에서 낭패를 보기도 했습니다. 그러나, 최근에는IDS제출의무를 잘 이해하고 의무를 충실히 이행하고 있는 것을 실무 일선에서 느낄 수
있습니다.
반면에, 개인이나 중소기업들은
여전히 이에 대한 이해가 부족한 경우가 있습니다. 본 포스팅은IDS제출의무에 대한 아직도 생소하거나 잘못 이해하고 계시는 출원인과 발명자의 이해를 돕고자 준비했습니다.
IDS란
IDS는 출원발명과 관련하여 출원인(양수인
assignee 포함), 발명자, 또는 특허대리인이 인지하고 있는 관련 기술을 의미합니다. IDS는 특허청의 요구에 의해서가
아니라, 출원인이 자진해서 제출해야 하는 “의무”사항 (Duty
of Disclosure)입니다. 의무사항이므로, 위반시에 불이익이 수반됩니다.
IDS제출 의무가 있는 자
출원인, 발명자, 해당 사건의 한국대리인, 및 해당 사건의 미국대리인 모두 의무를 갖고 있습니다.
IDS 제출 시기
1. IDS 문헌을 인지한 시점으로부터
3개월 이내
등록료 납부
전까지 해당 미국 출원의 대응 외국 출원과 관련하여 외국 특허청으로부터 접수한 거절통지서에 인용된 문헌이 언급된 경우, 그 인용문헌들을 거절통지서
접수일로부터 3개월 이내에 미국 특허청에 제출하는 것이 원칙입니다.
2. 미국 출원이 심사 착수
이전 단계
아직 어떠한
거절통지서도 발행되지 않은 단계에서는
3개월이 경과했더라도 패널티없이 IDS를 제출할 수 있습니다.
3. 미국 출원 심사 초기 단계
미국출원에 대해 1차 거절통지서가 발행된 이후에는,
3개월의 기간을 도과하여 IDS를 제출하고자 하는 경우 벌금(180 USD)이
부과됩니다.
4. 미국 출원 심사 성숙 단계
미국 출원에
대해 최종 거절통지서가 발행된 이후에는,
3개월의 기간을 도과하여 IDS를 제출하고자 하는 경우 벌금(180
USD)과 함께 왜 미리 제출할 수 없었는지를 해명하는 합당한 근거(천재지변 등)를 제시하는 선언서를 제출해야 합니다.
합당한 근거를
제시할 수 없는 경우에는 RCE 절차(Large entity 기준으로
1300 USD 소요)를 개시해야 합니다.
IDS 제출 대상
출원인, 발명자, 해당 사건의 한국대리인, 및 해당 사건의 미국대리인이 인지한 정보 중, 해당 특허출원의 “특허성과 중요하게 관련된 모든 정보 (all information known to that individual to be
material to patentability)”를 미국특허청에 제출하여야 합니다.
제출대상 정보는
특허기술 개발 과정 및 특허 출원 전 과정(특허등록전까지)에서 얻어진 정보를 포함합니다. 즉, IDS제출의무는 출원시부터 특허출원과정 종료시까지 지속됩니다.
The
duty to disclose information exists with respect to each pending claim until
the claim is cancelled or withdrawn from consideration, or the application
becomes abandoned. See 37CFR1.56(a).
“특허성과 중요하게
관련된” 정보라고 할 때, 어느 정도가 중요한지는 출원인이 판단할 사항이 아니고, 심사관이나 법원인 판단할 사항입니다. 따라서, 출원인이나 발명자 또는 대리인이 “이런 문헌은 중요하지 않다”라고 함부로 예단하는 것은 위험합니다.
Information
is material to patentability when …
(1) It
establishes, by itself or in combination with other information, a prima facie
case of unpatentability of a claim; or
(2) It refutes,
or is inconsistent with, a position the applicant takes in: (i) Opposing an
argument of unpatentability relied on by the Office, or (ii) Asserting an
argument of patentability. 37CFR1.56(a).
즉, 따라서, 중요한 문헌인지 아닌지를 판단하지 않고, 일단 선행문헌으로 인지하고 있거나 공식 문서(거절이유통지서 등)에서 언급된 모든 문헌을 제출하는 것이 안전합니다. 일반적인 실무 관행도 그러합니다.
해당 문헌의
원문과 영어번역문을 함께 제출해야 합니다. 대표적인 IDS에는 다음이 있습니다. 그러나, 이에 한정되지는 않습니다.
1. 발명자(연구원)가 기술개발 과정에서 검색한 관련논문이나 특허문헌
2. 출원인(회사)이 본인의 명의(회사 명의)로 출원했거나 등록받은 특허문헌
3. 출원 전에 전문검색
기관에 관련기술을 검색을 의뢰한 경우, 그 검색 결과
4. 특허명세서에 언급된
관련 선행기술이나 선행특허문헌
5. 출원 후, 한국 혹은 외국 특허청으로부터 받은 거절이유통지서에 언급된 선행문헌
6. PCT 국제출원의
경우, 국제조사보고서(International Search Report: ISR)에 언급된 문헌
The
Office encourages applicants to carefully examine:
(1) Prior art
cited in search reports of a foreign patent
office in a counterpart application, and
(2) The closest
information over which individuals associated with the filing or prosecution of
a patent application believe any pending claim patentably defines, to make sure
that any material information contained therein is disclosed to the Office.
위반시 불이익
이러한 의무의
위반은 미국특허청에 대한 사기행위 (fraud)에 해당되며, 미국특허청은 특허등록을 거부할 수 있습니다. 또, 특허등록이 된다 하더라도, 형평법상
부정행위(inequitable conduct)에 해당되어 특허권이 권리행사불능(unforceable)한 상태가 됩니다. 즉, 특허로서 명목상
존재는 하지만, 실제로 권리행사를 할 수는 없는 무용지물의 상태가 됩니다.
“inequitable conduct”이 되기 위해서는 (1) 미제출된 정보가 “특허성과 중요하게 관련(material to patentability)”되어야 하고 (2) 미제출 행위가 미국특허청을 고의적으로 기만할 의도(intent to deceive USPTO)가 있어야 합니다. “중요하게 관련”되었는지의 판단은 앞서 설명한 바 있습니다. 고의성의 판단은 정황증거를 기초로 심사관과 법원이 판단합니다. 판단 주체가 출원인이나
발명자가 아니라는 뜻입니다. 따라서, 출원인이나 발명자가 “나는 속일 의도가 없었다”과 항변하는 것만으로는 부족합니다.
고의성의 판단은
사실 엄격한 기준으로 판단되므로,
IDS자료 중 일부가 누락되었다고 해서 항상 사기행위가 되거나 “inequitable
conduct”으로 인정되는 것은 아닙니다. 그러나, 앞서 언급한 바와 같이, 치열한 특허분쟁에 있어서, IDS자료의 누락은 손쉬운 공략대상입니다. 기선 제압을 하기에 더없이 좋은 약점입니다.
고의성이 없다거나
중요한 정보가 아니라는 주장을 입증하기 위해서는 지루한 논쟁이 불가피하며 및 여러 전문가를 증인으로 불러세워야 하므로 엄청난 비용과 댓가를 초래합니다. 또, 특허분쟁의 논점이 분산되고 공세로 진행할 수 있는 분쟁이 수세로 몰리는 상황을 초래하기도 합니다.
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