[미국 상표] US 상표 제도 안내 및 주의 사항

[미국 상표] US 상표 제도 안내 및 주의 사항

아래 내용은 미국 제도의 일반 원칙에 대한 간단한 설명입니다. 미국 제도에 대한 오해로 인해 잘못된 의사 결정을 하거나 불이익을 받는 일이 없도록 숙지하시기 바랍니다.

다만, 사실관계에 따라 다양한 예외가 적용될 여지가 있으므로, 구체적인 상황에 대해서는 전문가와 상담하시기 바랍니다.

**면책공지 (DISCLAIMER): 이 블로그에 기재된 내용은 일반적인 정보 제공 목적으로 제공된 것으로, 법률적 자문이나 해석을 위해 제공된 것이 아닙니다. 곰마크는 이 블로그에 기재된 내용과 관련하여 또는 그 내용의 미흡함으로 인하여 발생하는 어떠한 결과에 대해서도 아무런 책임을 지지 아니합니다. 구체적인 사안이나 사건과 관련하여 반드시 법률적 자문을 구하시기 바랍니다.

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1. 미국 상표법은 선사용주의를 채택합니다. 따라서, 먼저 사용한 자가 먼저 출원한 자 보다 상표권리에 대한 우선권을 갖습니다. 다시 말해서, 이들이 충돌할 경우, 법원은 먼저 사용한 자를 보호합니다. 반대로, 한국을 비롯한 많은 나라는 선등록주의를 채택하고 있습니다.  

2. 미국에서 X상표를 등록하지 않고 먼저 사용(예: 2011년 1월 1일)한 A와,

미국에서 X상표 또는 이와 유사한 상표 X’를 사용과 동시에 또는 사용 전에 미리 출원(예: 2012년 1월 1일)한 B 가 있을 경우,

해당 상표권 X는 A 소유가 됩니다. 따라서, B의 상표는 등록이 거절됩니다.설령 착오로 등록되었다 하더라도, 이후, 취소될 수 있습니다.

3. B가  X 상표(또는 이와 유사한 X’)를 출원한 후 (혹은 상표 등록 후), 제품이나 서비스를 미국에서 판매할 경우, A의 상표권을 침해하게 됩니다. 따라서, 이에 따른 침해 금지 소송 및 손해 배상 소송으로 피소될 수 있습니다.

4. A가 X상표를 먼저 사용한 사실을 알면서도, B가 X 상표X 상표(또는 이와 유사한 X’)를 이용하여 제품을 판매했다면, 고의 침해로 인한 가중 손해배상 처벌 (liability of treble damages)을 받을 수 있습니다 .

5. 따라서, 상표가 등록되었다 하더라도, 미국 시장에 대한 대규모 투자나 사용권 계약 등을 결정하기 전에, 권리 충돌 가능성에 대한 면밀한 검토를 진행하시기 바랍니다.  

미국 상표 - 등록 절차와 시간

1. 절차 

간략히 요약하면 다음의 절차를 거쳐서 상표가 등록된다. 파란색 표시 부분은 사건의 성격에 따라 생략될 수도 있는 절차이다.

출원 -- 심사 -- (거절) -- 공개 -- 이의 신청 (30일) -- (등록 허가 통지 -- 사용 사실 증명) -- 등록

2. 출원~ 공개

거절 통지가 발생하지 않는 경우에는 바로 평균 4개월 정도 걸린다. 

3. 공개~이의신청

심사 결과, 상표가 등록 요건을 만족한다고 판단되면 일반 대중에게 상표를 공개한다. 상표가 등록되어서는 안된다고 생각하는 자는 공개일로부터 30일 내에 상표 등록에 반대하는 이의 신청을 할 수 있다. 이의 신청은 누구나 할 수 있다.

4. 출원~등록허가 통지

이의 신청이 없거나 이의 신청을 극복하게 되면, 등록증(또는 등록 허가 통지)가 발송된다. 이의신청기간 만료 후, 등록증을 받기까지는 약 1개월 가량이 소요된다. 따라서, 별 문제없이 심사가 순조롭게 진행된다면 출원~등록까지 총 6개월 가량이 소요된다. 

5. 사용 사실 증명서 제출이 필요한 경우

상표는 출원 시점에서 이미 사용되고 있는 것이 원칙이나, 가까운 미래에 사용할 의사가 있는 경우에도 상표 출원이 허용된다. 후자의 경우, 상표 이의 신청 기간이 경과하면 출원인은 해당 상표의 사용 사실을 증명하여야 한다. 

등록 허가 통지를 받자마자 사용 사실 증거를 즉시 제출한다면, 약 1개월 정도가 추가로 더 소요될 수 있다. 즉, 출원~등록까지 총 7개월 가량이 소요된다.

6. 심사과정에서 거절이유 통지서를 받는 경우 

심사가 순조롭게 진행되지 않고, 심사과정에서 해당 상표를 등록해 줄 수 없다는 거절이유 통지를 받게되면, 그에 대해서 반박하는 의견서를 제출하여 심사관을 설득해야 한다. 이 작업을 수행하는데 2-3 개월 가량이 소요될 수 있다. 따라서, 심사과정에서 거절이유 통지를 받게되는 경우에는, 출원~등록까지 총 10개월 이상이 소요될 수 있다.

더 자세한 내용은 곰마크 info@gommark.com 과 상의 하시기 바랍니다.

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