[한국 상표] 결합상표의 유사판단과 자생초 사건

1. 결합상표란?

결합상표란, 기호, 문자, 도형 또는 색채가 2개 결합되어 이루어진 상표를 말한다. 논의 범위를 단순화하기 위해서 여기서는 2개의 문자가 결합된 문자 결합상표에 대해서만 검토하기로 한다.

예를 들어, "노스 페이스" (또는 "North Face")는 "노스"라는 문자와 "페이스"라는 문자가 결합된 결합상표이다. "노스 페이스"라는 상표가 이미 등록되어 있을 경우에, "사우스 페이스" "South Face"는 등록이 가능할까? 아니면 "노스 페이스"와 혼동을 유발할 수 있다는 이유로 등록이 거절될까?

2. 결합상표의 유사판단 기준

결합상표는 분리관찰할 것인지 전체 관찰할 것인지에 따라 유사 판단의 결론이 달라질 수 있다. 분리 관찰이란 "노스 페이스"를 "노스"와 "페이스"의 두 개의 단어로 나누어 대비하는 것을 말하고, 전체 관찰은 "노스 페이스"를 한 덩어리로 대비하는 것을 말한다. 

전체 관찰을 할 경우, "노스 페이스"와 "사우스 페이스"는 글자의 모양, 발음, 의미가 서로 다르다. 따라서, 비유사한 상표로 판단될 가능성이 크다.

그러나, 분리 관찰을 할 경우, 양 상표는 "페이스"라는 단어를 공통으로 갖고 있다. 따라서, 소비자가 "페이스"를 좀 더 중요하게 인식한다면 양 상표는 같은 회사의 제품이라고 인식할 수도 있다. 예를 들어, 같은 회사에서 나오는 서로 다른 브랜드 라인으로 인식할 가능성도 있는 것이다.

따라서, 상표 분쟁에서 또는 상표 등록 심사 과정에서 결합 상표를 전체 관찰할 것인지, 분리 관찰할 것인지는 매우 중요한 문제가 된다. 

특허청 심사기준은 전체 관찰이 원칙이지만, 경우에 따라 분리 관찰도 허용하고 있다. 즉, 분리 관찰을 할 수도 있고, 안 할 수도 있다는 얘기다. 여기서 또 다시 불확실성이 증폭된다. 언제 분리하고, 언제 분리하지 않을 것인지에 대해서는 판례 등을 참고해야 한다.  
   
3. 대법원 판례 - 자생초 사건

2017년 초에 결합 상표의 유사 판단에 관련된 대법원의 판단이 있었다. 대법원 2017. 2. 9 선고 2015후1690 판결이 그것이다. 

이 사건에서는 상표 "자생초"과 상표 "자생"이 유사한지 여부가 쟁점이었다. 전체 관찰을 할 경우, 양 상표는 글자의 모양과 발음이 다르고, 의미도 차이가 있어 유사하지 않다고 판단될 가능성이 있다. 반면, 분리관찰을 통해 "자생초"에서 "자생"부분만을 떼내어 비교하면, 양 상표는 동일하다고 판단될 것이다.

"자생초"는 단어가 길지 않고 한번에 발음하는 것이 자연스러운 바, 전체 관찰이 적용된다고 할 수 있다. 이러한 기준을 적용하면서, 사건의 일 당사자는 전체 관찰에 입각하여 양 상표는 서로 다르다고 주장하였다. 그러나, 대법원은 이 주장을 배척하고, 요부관찰 기준을 적용하여 양 상표는 유사하다고 판단하였다.    

대법원은 "자생초" 중에서 "초"라는 단어의 비중이 미약하여, 소비자는 "자생초"를 "자생"이라는 단어만으로 인식할 가능성이 있다고 판단했다. 즉, 전체관찰이 가능한지 여부와 무관하게 핵심적 구성요소 (이 사건에서는 "자생"이라는 문자)만 추출하여 상표의 비교 대상으로 삼을 수 있다고 판단한 것이다.

4. 대법원 판례의 의의 

요부관찰은 이전에 없던 새로운 이론은 아니다. 특허청 심사 기준 뿐만 아니라, 아래에 예시된 바와 같이 여러 판례에서 요부관찰이 유사 판단의 기준으로 인정되고 있었다.  

대법원 2006. 1. 26. 선고 2003도3906 판결
“캠브리지 멤버스, CAMBRIDGE MEMBERS” vs. “캠브리지 유니버시티, UNIVERSITY OF CAMBRIDGE”

대법원 2006. 11. 9. 선고 2006후1964 판결
"비상, 비유와 상징" vs. "비상 중국어"

대법원 2011. 1. 27. 선고 2010도7352 판결
"도형+노블레스 가구" vs. "도형+Noblesse"

대법원 2014. 6. 26. 선고 2012다12849 판결
"리엔" vs. "리엔케이"

다만, 이전 판례에서는 "요부관찰"이 "분리관찰"과 함께 적용되는 것이 일반적이었다. 그런데, 자생초 사건에서 대법원은 분리관찰 여부와 무관하게 "요부관찰"을 적용할 수 있다고 한 점에서 차별화 된다고 하겠다. 

5. 마무리하며

자생초 판결로 인해, 유사 판단이 더욱 복잡해지고 어려워졌다고 할 수도 있겠다. 전체관찰이 적용되는 상표의 경우에도 요부관찰이 가능한지 여부를 추가로 더 검토해야 한다. 이러한 유사 판단 방법이 이전에 없던 새로운 것은 아니지만, 대법원 판례를 통해 공식적으로 확립된 것이다.

따라서, 고객에게 유사판단에 대한 조언을 제공해야 하는 전문가의 입장에서는 좀 더 신중한 접근 자세가 필요해 보인다. 반면, 고객 입장에서는 어쩌면 이전보다 더 모호한 의견서나 조언을 받게 될 지도 모르겠다.

추가적인 정보나 상담이 필요하면 곰마크 1:1 문의를 이용하시기 바랍니다.

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[한국 상표] 상표의 유사판단, 왜 이렇게 힘든가?

1. 유사 판단의 불확실성

상표의 등록 가능성과 침해 여부를 판단함에 있어서, 대비되는 두 상표가 유사한지 여부는 중요한 쟁점이 된다. 그런데, 이를 판단하는 법적 기준이 단순 명확하다고 하기는 어렵다. 그래서, 동일 사건이 심사관에 따라, 심판관에 따라, 법원에 따라 유사 여부의 결론의 달라지기도 한다.

상황이 이렇다보니, 전문가도 특정 상표의 등록 가능성을 묻는 의뢰인게 애매모호한 답변을 하기 일쑤다. 등록가능성이 있다, 거절될 가능성도 있지만 등록될 수도 있다, 가능성이 60%정도이다 라는 식의 (의뢰인이 듣기에는) 애매모호한 답변을 하게 된다. 이것이 최선일까? 왜 이런식으로 답변할 수 밖에 없는지에 대해 살펴보기로 한다.

2. 상표의 유사판단 기준

"상표의 유사여부는...일반수요자나 거래자가 상표에 대하여 느끼는 직관적 인식을 기준으로 거래상 상품출처의 오인·혼동을 일으킬 우려가 있는지 여부에 따라 판단하여야 한다" (상표심사기준 2016. 09. 01)

이를 좀 단순하게 쉽게 풀어서 설명하자면 다음과 같다. 소비자에게 2개의 상표를 보여주면서 가게에서 이런 상품을 만나게 되면, 같은 회사 제품으로 인식할 것 같으냐, 아니면 서로 다른 회사 제품으로 인식할 것 같으냐는 질문을 던지고, 소비자의 답변에 따라서 유사한지 아닌지를 판단한다는 것이다.

이런 질문을 받았을 때, 다수의 소비자가 같은 답변을 한다면 문제가 없다. 그런데, 어떤 경우에는 소비자들이 서로 다른 결론을 낼 수도 있다. 심사관, 심판관, 법관은 자신이 질문을 받은 소비자라면 어떤 답변을 할 것인지 고민하고 결론을 낸다. 그렇다보니, 누가 그 사건을 심리하는지에 따라 결론이 달라질 가능성도 존재하게 된다. 이는 사건을 심리하는 심사관, 심판관, 법관들이 잘못해서가 아니라, "일반소비자의 인식수준"이라는 판단 기준 자체가 상황에 따라 달리 적용될 여지가 있기 때문이다.

3. 그렇다면, 전문가의 조언이 유의미한가?

그래도 여전히 전문가의 조언은 유의미하다. 앞서 말한 바와 같이, 유사 판단 자체는 그 자체로 불확실성을 내포하고 있다. 그러나, 전문가는 여러 사례를 통해, 특정 분야에서 어떤 기준이 더 중요하게 작용하는지에 대해 파악하고 있으며, 판례 분석을 통해 최근의 법원의 입장이 어떻게 변화되고 있는지를 알고 있다.

예를 들어, 신발 제조업 분야에서 중요하게 여겨지는 판단 요소가 의료업 분야에서는 중요성이 떨어질 수 있다. 이 경우, 신발 제조업에서 적용되는 유사 판단 기준을 의료업 유사 판단에 그대로 적용하기는 힘들다.

따라서, 전문가는 판례 등 다양한 데이타를 토대로 불확실성 속에서도 예측가능성을 높이고자 한다. 그러니, 전문가가 (의뢰인이 듣기에는) 애매모호한 답변을 하더라도 너무 화내지는 말자. 전문가의 조언을 참고 자료로 활용하여 경영 판단을 하는 현명한 자세한 필요하다.

다음 포스팅에서는 유사 판단 중에서도 까다로운 결합 상표의 유사 판단에 대해 검토해 보기로 한다.