결합상표란, 기호, 문자, 도형 또는 색채가 2개 결합되어 이루어진 상표를 말한다. 논의 범위를 단순화하기 위해서 여기서는 2개의 문자가 결합된 문자 결합상표에 대해서만 검토하기로 한다.
예를 들어, "노스 페이스" (또는 "North Face")는 "노스"라는 문자와 "페이스"라는 문자가 결합된 결합상표이다. "노스 페이스"라는 상표가 이미 등록되어 있을 경우에, "사우스 페이스" "South Face"는 등록이 가능할까? 아니면 "노스 페이스"와 혼동을 유발할 수 있다는 이유로 등록이 거절될까?
2. 결합상표의 유사판단 기준
결합상표는 분리관찰할 것인지 전체 관찰할 것인지에 따라 유사 판단의 결론이 달라질 수 있다. 분리 관찰이란 "노스 페이스"를 "노스"와 "페이스"의 두 개의 단어로 나누어 대비하는 것을 말하고, 전체 관찰은 "노스 페이스"를 한 덩어리로 대비하는 것을 말한다.
전체 관찰을 할 경우, "노스 페이스"와 "사우스 페이스"는 글자의 모양, 발음, 의미가 서로 다르다. 따라서, 비유사한 상표로 판단될 가능성이 크다.
그러나, 분리 관찰을 할 경우, 양 상표는 "페이스"라는 단어를 공통으로 갖고 있다. 따라서, 소비자가 "페이스"를 좀 더 중요하게 인식한다면 양 상표는 같은 회사의 제품이라고 인식할 수도 있다. 예를 들어, 같은 회사에서 나오는 서로 다른 브랜드 라인으로 인식할 가능성도 있는 것이다.
따라서, 상표 분쟁에서 또는 상표 등록 심사 과정에서 결합 상표를 전체 관찰할 것인지, 분리 관찰할 것인지는 매우 중요한 문제가 된다.
특허청 심사기준은 전체 관찰이 원칙이지만, 경우에 따라 분리 관찰도 허용하고 있다. 즉, 분리 관찰을 할 수도 있고, 안 할 수도 있다는 얘기다. 여기서 또 다시 불확실성이 증폭된다. 언제 분리하고, 언제 분리하지 않을 것인지에 대해서는 판례 등을 참고해야 한다.
3. 대법원 판례 - 자생초 사건
2017년 초에 결합 상표의 유사 판단에 관련된 대법원의 판단이 있었다. 대법원 2017. 2. 9 선고 2015후1690 판결이 그것이다.
이 사건에서는 상표 "자생초"과 상표 "자생"이 유사한지 여부가 쟁점이었다. 전체 관찰을 할 경우, 양 상표는 글자의 모양과 발음이 다르고, 의미도 차이가 있어 유사하지 않다고 판단될 가능성이 있다. 반면, 분리관찰을 통해 "자생초"에서 "자생"부분만을 떼내어 비교하면, 양 상표는 동일하다고 판단될 것이다.
"자생초"는 단어가 길지 않고 한번에 발음하는 것이 자연스러운 바, 전체 관찰이 적용된다고 할 수 있다. 이러한 기준을 적용하면서, 사건의 일 당사자는 전체 관찰에 입각하여 양 상표는 서로 다르다고 주장하였다. 그러나, 대법원은 이 주장을 배척하고, 요부관찰 기준을 적용하여 양 상표는 유사하다고 판단하였다.
대법원은 "자생초" 중에서 "초"라는 단어의 비중이 미약하여, 소비자는 "자생초"를 "자생"이라는 단어만으로 인식할 가능성이 있다고 판단했다. 즉, 전체관찰이 가능한지 여부와 무관하게 핵심적 구성요소 (이 사건에서는 "자생"이라는 문자)만 추출하여 상표의 비교 대상으로 삼을 수 있다고 판단한 것이다.
4. 대법원 판례의 의의
요부관찰은 이전에 없던 새로운 이론은 아니다. 특허청 심사 기준 뿐만 아니라, 아래에 예시된 바와 같이 여러 판례에서 요부관찰이 유사 판단의 기준으로 인정되고 있었다.
대법원 2006. 1. 26. 선고 2003도3906 판결
“캠브리지 멤버스, CAMBRIDGE MEMBERS” vs. “캠브리지 유니버시티, UNIVERSITY OF CAMBRIDGE”
대법원 2006. 11. 9. 선고 2006후1964 판결
"비상, 비유와 상징" vs. "비상 중국어"
대법원 2011. 1. 27. 선고 2010도7352 판결
"도형+노블레스 가구" vs. "도형+Noblesse"
대법원 2014. 6. 26. 선고 2012다12849 판결
"리엔" vs. "리엔케이"
다만, 이전 판례에서는 "요부관찰"이 "분리관찰"과 함께 적용되는 것이 일반적이었다. 그런데, 자생초 사건에서 대법원은 분리관찰 여부와 무관하게 "요부관찰"을 적용할 수 있다고 한 점에서 차별화 된다고 하겠다.
5. 마무리하며
자생초 판결로 인해, 유사 판단이 더욱 복잡해지고 어려워졌다고 할 수도 있겠다. 전체관찰이 적용되는 상표의 경우에도 요부관찰이 가능한지 여부를 추가로 더 검토해야 한다. 이러한 유사 판단 방법이 이전에 없던 새로운 것은 아니지만, 대법원 판례를 통해 공식적으로 확립된 것이다.
따라서, 고객에게 유사판단에 대한 조언을 제공해야 하는 전문가의 입장에서는 좀 더 신중한 접근 자세가 필요해 보인다. 반면, 고객 입장에서는 어쩌면 이전보다 더 모호한 의견서나 조언을 받게 될 지도 모르겠다.
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