[미국 특허] 선행기술자료 (IDS) 제출의무

미국특허 출원인은 선행기술자료(Information Disclosure Statements, IDS)를 제출할 의무가 있습니다 (미연방 규칙 37CFR1.56(a)). 특허권자가 침해소송을 제기하면, 상대방은 IDS제출 의무 위반과 관련된 하자를 찾아내고 이를 빌미로 반격을 하는 경우를 흔히 볼 수 있습니다. 실제로, 이런 반격은 상당히 효과적이고 성공적입니다.  

치열한 특허분쟁에 있어서, IDS제출 의무 위반은 손쉬운 공략 대상입니다. 고의성이 없다거나 중요한 정보가 아니라는 주장을 입증하기 위해서는 지루한 논쟁이 불가피하며 및 여러 전문가를 증인으로 불러세워야 하므로 엄청난 비용과 댓가를 초래합니다. 또, 특허분쟁의 논점이 분산되고 공세로 진행할 수 있는 분쟁이 수세로 몰리는 상황을 초래하기도 합니다.

과거에는 우리나라 대기업들이 미국의 IDS 제도에 대한 이해가 부족하여 특허침해소송에서 낭패를 보기도 했습니다. 그러나, 최근에는IDS제출의무를 잘 이해하고 의무를 충실히 이행하고 있는 것을 실무 일선에서 느낄 수 있습니다.    

반면에, 개인이나 중소기업들은 여전히 이에 대한 이해가 부족한 경우가 있습니다. 본 포스팅은IDS제출의무에 대한 아직도 생소하거나 잘못 이해하고 계시는 출원인과 발명자의 이해를 돕고자 준비했습니다.

IDS란

IDS는 출원발명과 관련하여 출원인(양수인 assignee 포함), 발명자, 또는 특허대리인이 인지하고 있는 관련 기술을 의미합니다. IDS는 특허청의 요구에 의해서가 아니라, 출원인이 자진해서 제출해야 하는 “의무”사항 (Duty of Disclosure)입니다. 의무사항이므로, 위반시에 불이익이 수반됩니다.

IDS제출 의무가 있는 자

출원인, 발명자, 해당 사건의 한국대리인, 및 해당 사건의 미국대리인 모두 의무를 갖고 있습니다.

IDS 제출 대상

출원인, 발명자, 해당 사건의 한국대리인, 및 해당 사건의 미국대리인이 인지한 정보 중, 해당 특허출원의 “특허성과 중요하게 관련된 모든 정보 (all information known to that individual to be material to patentability)”를 미국특허청에 제출하여야 합니다.

제출대상 정보는 특허기술 개발 과정 및 특허 출원 전 과정(특허등록전까지)에서 얻어진 정보를 포함합니다. 즉, IDS제출의무는 출원시부터 특허출원과정 종료시까지 지속됩니다.

The duty to disclose information exists with respect to each pending claim until the claim is cancelled or withdrawn from consideration, or the application becomes abandoned. See 37CFR1.56(a).

“특허성과 중요하게 관련된” 정보라고 할 때, 어느 정도가 중요한지는 출원인이 판단할 사항이 아니고, 심사관이나 법원인 판단할 사항입니다. 따라서, 출원인이나 발명자 또는 대리인이 “이런 문헌은 중요하지 않다”라고 함부로 예단하는 것은 위험합니다.

Information is material to patentability when …

(1) It establishes, by itself or in combination with other information, a prima facie case of unpatentability of a claim; or

(2) It refutes, or is inconsistent with, a position the applicant takes in: (i) Opposing an argument of unpatentability relied on by the Office, or (ii) Asserting an argument of patentability. 37CFR1.56(a).

즉, 따라서, 중요한 문헌인지 아닌지를 판단하지 않고, 일단 선행문헌으로 인지하고 있거나 공식 문서(거절이유통지서 등)에서 언급된 모든 문헌을 제출하는 것이 안전합니다. 일반적인 실무 관행도 그러합니다.

해당 문헌의 원문과 영어번역문을 함께 제출해야 합니다. 대표적인 IDS에는 다음이 있습니다. 그러나, 이에 한정되지는 않습니다.

1. 발명자(연구원)가 기술개발 과정에서 검색한 관련논문이나 특허문헌

2. 출원인(회사)이 본인의 명의(회사 명의)로 출원했거나 등록받은 특허문헌

3. 출원 전에 전문검색 기관에 관련기술을 검색을 의뢰한 경우, 그 검색 결과

4. 특허명세서에 언급된 관련 선행기술이나 선행특허문헌

5. 출원 후, 한국 혹은 외국 특허청으로부터 받은 거절이유통지서에 언급된 선행문헌

6. PCT 국제출원의 경우, 국제조사보고서(International Search Report: ISR)에 언급된 문헌

The Office encourages applicants to carefully examine:

(1) Prior art cited in search reports of a foreign patent office in a counterpart application, and

(2) The closest information over which individuals associated with the filing or prosecution of a patent application believe any pending claim patentably defines, to make sure that any material information contained therein is disclosed to the Office.

위반시 불이익

이러한 의무의 위반은 미국특허청에 대한 사기행위 (fraud)에 해당되며, 미국특허청은 특허등록을 거부할 수 있습니다. 또, 특허등록이 된다 하더라도, 형평법상 부정행위(inequitable conduct)에 해당되어 특허권이 권리행사불능(unforceable)한 상태가 됩니다. 즉, 특허로서 명목상 존재는 하지만, 실제로 권리행사를 할 수는 없는 무용지물의 상태가 됩니다.

“inequitable conduct”이 되기 위해서는 (1) 미제출된 정보가 “특허성과 중요하게 관련(material to patentability)”되어야 하고 (2) 미제출 행위가 미국특허청을 고의적으로 기만할 의도(intent to deceive USPTO)가 있어야 합니다. “중요하게 관련”되었는지의 판단은 앞서 설명한 바 있습니다. 고의성의 판단은 정황증거를 기초로 심사관과 법원이 판단합니다. 판단 주체가 출원인이나 발명자가 아니라는 뜻입니다. 따라서, 출원인이나 발명자가 “나는 속일 의도가 없었다”과 항변하는 것만으로는 부족합니다. 

고의성의 판단은 사실 엄격한 기준으로 판단되므로, IDS자료 중 일부가 누락되었다고 해서 항상 사기행위가 되거나 “inequitable conduct”으로 인정되는 것은 아닙니다. 그러나, 앞서 언급한 바와 같이, 치열한 특허분쟁에 있어서, IDS자료의 누락은 손쉬운 공략대상입니다. 기선 제압을 하기에 더없이 좋은 약점입니다.

고의성이 없다거나 중요한 정보가 아니라는 주장을 입증하기 위해서는 지루한 논쟁이 불가피하며 및 여러 전문가를 증인으로 불러세워야 하므로 엄청난 비용과 댓가를 초래합니다. 또, 특허분쟁의 논점이 분산되고 공세로 진행할 수 있는 분쟁이 수세로 몰리는 상황을 초래하기도 합니다.

이상의 설명으로는 내용이 난해하고, 매우 어렵게 느껴질 수도 있겠습니다. 그래서, 이해를 돕기 위해, IDS에 관련된 시나리오를 하나 검토해 봅니다.

 

출연진

공동 발명자 A, B (발명 P)

출원인 회사 C (회사대표자 D)

한국변리사 F

미국변호사 G

다른 프로젝트팀 공동 발명자 L, M (특허 U)

시나리오 1

발명자A가 기술개발 과정에서 검색한 관련논문이나 특허문헌X가 있다고 가정해 봅시다. 발명자A는 X기술을 개량하는 연구를 진행합니다. 공동 발명자 B는 그 문헌의 존재에 대해 모를 수도 있습니다. A와 B가 협업으로 완성한 발명P를 회사 C의 명의로 한국 출원을 할 예정입니다. 회사 C의 대표이사D도 X문헌의 존재에 대해서는 모르고 있습니다.

그런데, C 회사에서는 연구원 L과 M이 또 다른 프로젝트팀에서 활동하고 있는데, 1년쯤 전에 그 프로젝트팀에서 L과 M이 공동으로 완성한 발명이 회사 C 명의로 특허 U로 등록된 바 있습니다. U와 P는 세부적인 점에서 차이가 있기는 하나, 기술분야는 유사합니다. 회사 C의 대표자 (대표이사, 사장, 등 기술총괄이사 등)은 특허U의 존재에 대해 인지하고 있다고 합시다.   

이제 한국변리사 F가 특허명세서를 작성하여 한국특허청에 특허출원을 합니다. F변리사가 명세서를 작성하는 과정에서 관련정보가 더 필요하여 직접 관련 기술을 검색하던 중 Y라는 논문 또는 특허문헌을 발견하고, 이를 참고하여 특허 명세서를 완성합니다. F변리사는 본인이 검색하고 명세서 작성에 참고한 문헌Y를 명세서에 언급했다고 합시다. 이때, “Y와 특허 P는 이러저러한 점에서 서로 다르고, 발명 P가 효과면에서 더 우수하다”고 언급했다고 합시다.

A는 기술개발 과정에서 X문헌을 스스로 참고하기는 했으나, 그 문헌의 존재에 대해서는 B, C, D, F 누구에게도 알리지 않았습니다. 따라서, B, C, D, F 중 어느 누구도 X문헌에 대해 알지 못합니다. 반면에, 최종 명세서를 검토하는 과정에서, A, B, C, D는 모두 Y문헌의 존재를 알게 되었습니다.

이제, 발명 P를 PCT국제출원을 합니다. 얼마간의 시간이 지나, PCT 국제조사보고서 (International Search Report)가 한국변리사F를 거쳐 출원인 회사 C (대표자 D)에게 전달됩니다. 관련 선행문헌으로 S1, S2, S3의 세개 문헌이 언급되고 있습니다.

그 와중에, 한국특허청에서 심사가 진행되어, 발명P이 선행특허 R1, R2와 유사하므로 등록해 줄 수 없다는 거절이유통지서도 도착합니다. 

이 시점에서, 회사 C(대표자 D)는 발명 P를 미국에 출원하기로 결정하고, 미국 변호사 G에게 사건을 의뢰합니다. G는 미국명세서에 오류가 없는지 확인하던 과정에서, 해당분야의 배경 지식이 필요해서 인터넷으로 기술사전 Z1 (Wikipedia 등)을 검색하고, 본인 사무실의 책꽂이에 꽂혀있던 낡은 대학 교과서Z2도 탐독합니다. 별 오류가 없다는 것을 확인한 G는 이제 미국 출원을 진행하면서 IDS목록을 준비합니다.

제출대상IDS목록

G가 제출해야 할 IDS목록은 무엇일까요? G가 독자적으로 준비할 수 있는 최선의 IDS목록은 다음과 같습니다.

한국 변리사 F가 명세서에 언급한 Y

PCT ISR에 언급된 선행 문헌 S1, S2, S3

미국 변호사 G 본인이 참고한 문헌 Z1, Z2

그렇다면, 누락된 문헌은 무엇일까요?

발명자A가 기술개발 과정에서 검색한 문헌X

회사 C의 대표자 D가 알고있는 회사 C명의의 선행 특허 U

한국특허청에서 발송한 거절이유통지서에 언급된 선행특허 R1, R2

미국변호사 G는 이들 문헌에 대해 아무런 정보를 갖고 있지 않기 때문에, 발명자 A, 출원인 C (대표자 D), 또는 한국대리인 G가 이러한 정보가 입수될 때마다 즉시 미국변호사G에게 전달해야 합니다. 이러한 제출 의무는 미국특허가 등록될 때까지 계속됩니다.

시나리오 2

상기 누락된 문헌 중 발명자 한국특허청에서 발송한 거절이유통지서에 언급된 선행특허 R1, R2의 누락은 실수라고 변명할 여지가 없습니다. 즉, 고의적 누락으로 인정될 가능성이 큽니다. 한국 특허청에서는 R1, R2로 인해서 발명 P가 특허받을 수 없다고 명백히 언급한 것입니다. 그렇다면, 그 문헌은 “특허성에 중요하게 관련”되어 있음이 분명합니다. 또, 공식문서에 언급된 것이므로, 관련자 (발명자, 출원인, 한국대리인) 중 아무도 그 문서를 인지하지 못했다는 것도 어불성설입니다. 따라서, 고의성 또한 인정될 여지가 큽니다.

그렇다면, 발명자A가 기술개발 과정에서 검색한 문헌X이 누락된 것은 실수라고 변명할 수 있을까요? 네. 그럴수도 있습니다. 그러나, “그 문헌을 제출해야 하는 것인 줄 몰랐다”는 발명자 A의 변명은 인정되지 않습니다. 법에 대한 무지는 변명이 되지 않습니다.

“중요하게 (또는 밀접하게) 연관된” 것이 아니라는 증거를 찾거나, 고의적으로 누락할 의도는 없었다는 점을 뒷받침 해 줄 여러 정황 증거를 찾는 수 밖에 없습니다. 그러나, 분쟁 상대방은 순순히 이런 쟁점을 놓치지 않고 끈질기게 물고 늘어질 것이므로, 라이센스 협상을 하든, 소송을 하든 어느정도 수세적으로 방어하면서 댓가를 치를 수 밖에 없습니다. 쓸데없는 빌미를 주게 되는 것입니다.

회사 C의 대표자 D가 알고있는 회사 C명의의 선행 특허 U 누락의 경우는 고의성이 없다고 설득하기가 좀 더 쉽겠지요. 그러나, 역시 상대방에게 쓸데없는 빌미를 주는 것은 마찬가지입니다. 상대방은 라이센스 협상이나 소송에서 기선을 제압하기 위해서 회사 C명의의 특허를 조사할 것이며, 특허U를 발견하는 즉시 이를 공격용으로 활용하려 들 것입니다.

시나리오 3

출원인이 고의적으로 아래 문헌을 IDS목록에서 누락한 경우를 생각해 봅니다.

한국 변리사 F가 명세서에 언급한 Y

PCT국제조사보고서(ISR)에 언급된 선행 문헌 S1, S2, S3

출원인의 논리는 이렇습니다. Y는 이미 명세서에서 언급했고, S1, S2, S3는 이미 PCT 국제조사보고서 (ISR)에서 공공연하게 언급되어 있다. 이런 사실은 미국특허청 심사관도 당연히 알 수 있으므로, 출원인이 굳이 번거롭게 IDS목록에서 언급하고 원문이나 번역문을 제출할 필요가 있겠느냐는 것입니다.

그에 대한 답변은 “그럼에도 불구하고 제출해야 한다.”입니다. 왜 그럴까요?

명세서에는 발명자 또는 출원인의 일방적인 주장만 담겨 있습니다. 즉, “P는 Y와 다르다” 또는 “P는 Y보다 우수하다”는 취지로 기재되어 있습니다. 객관적인 사실관계 판단은 Y라는 문헌을 직접 검토해 봐야 가능합니다. IDS는 발명자의 일방적인 주장을 제시하라는 것이 아니고, 객관적인 사실 자료(Y문헌)를 제시하라는 것입니다.

심사관이나 다른 사람의 시각에서 전혀 다른 결론, 즉 “P는 Y는 유사하다”라는 결론이 나올 수도 있습니다. Y문헌이 직접 제공되지 않는 한, 심사관이나 다른 사람은 객관적으로 “P는 Y와 다른지” 어떤지 파악할 방법이 없습니다. 발명자 A의 일방적인 주장을 믿는 수 밖에 없습니다.

그런데, 나중에 특허분쟁이 생겨서 Y를 면밀히 분석해 본 결과, 심사관이나 법원이 “P는 Y는 유사하다”는 결론을 내리면 어떻게 될까요? 발명자 A는 아무런 객관적 증거(Y문헌)도 제시하지 않고, “P는 Y와 다르다”라는 거짓말로 특허청을 속였다라는 공격이 가능해집니다. 이러한 위험을 굳이 감수할 이유가 없습니다.

PCT국제조사보고서(ISR)에 언급된 선행 문헌 S1, S2, S3의 경우도 마찬가지입니다. 객관적 증거S1, S2, S3를 IDS로 직접 제출해야 합니다. “S1, S2, S3문헌들이 발명 P와 관련되어 있다는 보고서를 받았다. 여기 해당 원문과 번역문을 다 제출한다. 그러니, 심사관이 직접 검토해봐서 특허성에 영향이 없다는 판단을 해 달라”는 취지로 IDS자료를 제출하는 것입니다.

PCT국제조사보고서(ISR)만 제출하고, IDS자료를 제출하지 않는다면, “P는S1, S2, S3와는 다르다”는 일방적인 주장을 하는 셈입니다. 객관적 증거로서S1, S2, S3의 원문과 번역문을 IDS로 제출하는 것이 바람직합니다.

  

[한국 상표] 상호와 상표

상호와 상표

성명이 자연인의 이름(식별표지)이라면, 상호는 상인의 이름이고, 상표는 상품의 이름이다. 

자연인의 이름이 하나이듯이, 상인의 이름도 오직 하나이다. 그러나, 하나의 상인이 여러개의 상품을 생산할 수도 있고, 둘 이상의 상인이 동일한 상품을 생산할 수 있다. 따라서, 하나의 상인이 여러개의 상표를 소유할 수도 있고, 여러 상인이 하나의 상표를 같이 사용할 수도 있다. 

이 점에서 상호와 상표는 동일한 것이 아니며, 서로 독립된 별개의 권리임을 알 수 있다. 그러나, 때로 상호와 상표는 유사한 기능을 하는 것처럼 보이기도 하고, 실제로 서로 충돌하기도 한다. 이하에서 상호와 상표의 차이점에 대해 좀 더 자세히 알아보기로 한다.

1. 상호란 무엇인가?

사람(자연인)은 누구나 이름이 있다. 이름은 어떤 사람을 다른 사람과 식별하기 위해 사용하는 명칭이다. “홍길동은 김선달보다 체육을 잘하고, 김선달은 홍길동보다 미술을 잘한다”고 할 때, 홍길동 또는 김선달이라는 이름이 없다면 누가 무엇을 잘하는지 설명하는 것이 상당히 곤란할 것이다.  

마찬가지로, 상인(개인사업자 또는 법인)에게도 이름이 있다. 사람의 ‘이름’ 또는 ‘성명’과 구분하기 위해 상인의 이름은 ‘상호’라고 칭한다. 다시 말해서, 상호란 상인이 영업상 다른 상인과 식별하기 위해 사용하는 명칭이다. ‘대박네 떡집’ ‘불티나 떡볶이’ ‘주식회사 삼성전자’ 등이 상호이다.

2. 신용 표지로서 상호의 기능

자연인의 이름은 자유롭게 선정할 수 있고, 이름을 선정하는데 있어서 배타적 권리가 없다. 옆집 아이가 나와 같은 이름을 가진다고 해서, 그 이름을 사용하지 말고 다른 이름을 바꾸라고 요구할 수 없다. 또 옆집에 같은 이름을 가진 사람이 존재해도 그 두사람을 혼동하는 상황은 흔하게 발생하지 않다. 설령 혼동이 되더라도 그로 인해 타인에게 피해가 가는 일은 별로 없다.  

그런데, 상호는 그렇지 않다. 상호는 특정 상인을 타 상인과 구별하는 식별 표지인 동시에 상인의 신용을 나타내는 기능도 한다. “대박네 떡집”이 “호동이 떡집”보다 맛있고 싸다고 소문이 났다고 가정해 보자. 그래서, 너나 할 것 없이 떡집을 차리고 “대박네 떡집”이라는 간판을 걸었다고 생각해 보자. 소문을 듣고 찾아온 사람들은 어느 가게가 진짜 “대박네 떡집”인지 알 수 없다. 그 결과, 착오로 짝퉁 “대박네 떡집”에서 저품질의 떡을 구매하게 되면, “대박네 떡집” 떡이 소문만큼 맛있지도 않고 서비스도 나쁘다는 인상을 받게 될 것이다. 소비자는 속았다거나 손해봤다고 생각할 것이다. 또, 이런 일이 반복되면 진짜 “대박네 떡집”은 애써 쌓은 신용이 나빠지고 매출이 하락하는 등 영업상 불이익을 받게 된다. 이 점에서 상호는 배타적으로 보호할 실익이 있다. 즉, 상호에 배타적 권리를 인정하는 것이 소비자와 정당한 권리자인 상인 모두에게 이익이 된다.

동일 상호는 특별시, 광역시, 시, 군 단위에 하나만 등록할 수 있다. 즉, 타인이 등기한 상호는 동일한 특별시, 광역시, 시, 군에서 동종 영업의 상호로 등기할 수 없다. 타인이 등기한 상호를 사용하여 동일 지역에서 동일 업종을 운영할 경우, 해당 상호의 사용은 부정한 목적으로 사용에 해당되어 과태료 처분, 사용금치처분, 또는 손해배상청구의 대상이 될 수 있다. 

    

3. 상표란 무엇인가?

성명이 자연인의 이름(식별표지)이라면, 상호는 상인의 이름이고, 상표는 상품의 이름이다. 같은 상표가 부착된 상표는 동일한 정체성(출처, 품질)을 갖는다. 건너 마을 김씨의 둘째 아들 “김선달”이라고 지칭하면, 그 사람은 유일하게 특정된다. 즉, 키는 얼마이고, 나이는 얼마이며, 어느 학교를 다니며, 어느 회사에서 어떤 직책을 가지는지가 정해진다. 마찬가지로, “디오스” 냉장고라고 하면, 어떤 기능과 성능을 갖고, 가격이 얼마인지 등이 정해진다. 즉, 상품의 이름으로 그 상품의 품질을 예상할 수 있다.    

“대박네 떡집”이 매운 백설기를 만들어서 “으리으리 떡”이라는 이름을 붙여서 판다고 하자. 히트 상품이 되어 전국적으로 유통되면서 소비자들은 “으리으리 떡”이라는 이름이 붙은 상품(떡)을 대할 때 그 상품이 어떤 품질(매운 맛)을 가질 것인지 일정한 기대치를 갖게된다. 이를 상표의 품질 표시 기능이라 한다.

그런데, “홍가네 떡집”에서 달달한 백설기를 만들어서 “으리으리 떡”이라는 상표를 붙여서 시장에 내놓게 되면, 한바탕 혼란이 발생할 것이다. 소비자는 매운맛을 기대하고 “으리으리 떡”을 구매했는데, 실제로는 달달한 맛이 나는 것이다. 이러한 상황은 소비자나 “대박네 떡집” 모두에게 손해이며, 시장에 혼란을 가져온다. 이 점에서, 상표를 배타적으로 보호해야 할 실익이 생긴다.

상표의 배타적 사용권의 지역적 범위는 전국 단위이다. 즉, 상표의 배타적 사용권의 지역적 범위는 상호보다 넓다. 이는 상품이 전국적으로 유통되는 특성 때문이라 할 수 있다.

4. 상표와 상호의 구분

“대박네 떡집”이 매운 백설기를 만들어서 “으리으리 떡”이라는 이름을 붙여서 파는 설정을 다시 생각해 보자. 장사가 너무 잘되서 “대박네 떡집” 혼자서 물량을 공급할 수 없는 사태가 생긴다. “대박네 떡집”은 옆 가게 “홍가네 떡집”에 “으리으리 떡” 재료를 제공하거나 제조법을 알려주면서 떡을 같이 생산하기로 한다. 그 결과, “홍가네 떡집”에서 생산된 백설기에도 “으리으리 떡”이라는 상표가 붙어서 전국적으로 유통된다. 소비자가 어느 떡을 구입하든 품질(맛)을 동일하다. 따라서, 소비자는 자기가 산 떡을 “대박네 떡집”이 만들었는지 “홍가네 떡집”이 만들었는지 크게 신경쓰지 않을 것이다. 품질이 동일하다면, 내가 구입한 자동차 “소나타”가 베트남 공장에서 생산되었는지 멕시코 공장에서 생산되었는지에 크게 연연하지 않는 것과 마찬가지다.

이 점에서 상호와 상표의 차이가 드러난다. “대박네 떡집”과 “홍가네 떡집”은 상호이고, “으리으리 떡”은 상표이다. 상호는 상인을 식별하는 표시이며, 상표는 상품을 식별하는 표시이다. 하나의 상인이 여러개의 상품을 생산할 수도 있고, 둘 이상의 상인의 동일한 상품을 생산할 수도 있다. 즉, 상호와 상표는 엄연히 구분되는 별개의 권리이다. 따라서, 상호 등기를 했다고 해서 그 상호 명칭에 대한 상표권이 자동으로 발생되는 것이 아니며, 상표 등록을 했다고 해서, 그 상표가 항상 상호로서 기능을 하는 것도 아니다 (예외에 대해서는 따로 설명한다). 

5. 상표와 상호의 차이점

(1) 시, 군 단위 보호 vs. 전국 단위 보호

배타적 사용권의 지역적 범위가 다르다. 앞서 언급한 바와 같이 상표는 전국 단위에서 보호되고, 상호는 시,군 단위에서 보호된다. 따라서, 강원도 횡성군에 “대박네 떡집”이라는 상호가 등록되어 있다 해도, 춘천시 동일 상호를 등록하고 떡집을 운영할 수 있다. 그러나, 강원도 횡성군에 있는 대박네 떡집이 “으리으리 떡”을 상표로 등록되면, 춘천시는 물론이고 전국에 있는 어느 누구도 그러한 상표를 떡에 사용할 수 없다.

(2) 문자 vs. 도형

상호는 명칭이므로 문자만으로 구성된다. 반면에, 상표는 문자는 물론, 기호, 로고 등으로 구성될 수 있다. 

(3) 단수 vs. 복수

사람의 이름은 하나이다. 내 이름이 하나가 아니라 3-4개가 되어서, 때로는 홍길동으로 불리고, 때로는 김선달로 불린다면, 매우 혼란스러울 것이다. 이름은 그 사람의 정체성을 나타내는 것이므로, 한 사람에게는 하나의 이름만 부여된다. 마찬가지 이유로 상인에게도 이름(상호)는 하나이다. 즉, 하나의 사업체(개인사업자 또는 법인)는 한개의 상호만을 가질 수 있다.

반면에, 하나의 사업체(상인)는 다양한 상품을 생산 또는 공급할 수 있다. 상품마다 다른 상표를 사용하므로, 하나의 사업체(상인)는 복수개의 상표를 소유할 수 있다.

(4) 등록방법

상호는 등기소에 신청하며, 등록까지 소요되는 기간은 통상 1-2일 정도이다. 상표는 특허청에 출원하며, 등록까지 통상 8개월-1년가량 소요된다.

(5) 효력

상호는 동일 상호가 동일 시군구내에 등록되거나 사용되는 것을 방지하는 효과가 있고, 등기소의 실수로 동일 상호가 등록되더라도, 후 등기된 상호의 폐지와 손해배상을 청구할 수 있다.

상표는 동일한 상표 뿐만 아니라 유사한 상표가 등록되는 것을 배제하는 효력이 있고, 동일 또는 유사 상표를 사용하는 침해자에 대해 사용금지청구, 손해배상청구는 물론 형사처벌까지 요구할 수 있다.

6. 상표와 상호의 충돌

이상 설명한 바와 같이, 상표와 상호는 분명히 구분되는 개념이고, 그 존재 가치가 다르다. 따라서, 동일한 문자(예를 들어 “대박네”)가 상호로도 등기되고, 상표로도 등록된 경우 양자는 충돌없이 각자 사용할 수 있는 것이 원칙이다. 

그러나, 상호를 ‘상표적으로 사용’하는 경우에는 두 권리간에 충돌이 발생한다. 또, 널리 알려진 상호는 타인이 무단으로 상표로 등록할 수 없다. 

(1) 상호를 ‘상표적으로 사용’하는 것의 의미

강원도 횡성군에 위치한 “대박네 떡집”에서 떡을 지정상품으로 하여 “대박네”라는 상표를 등록했다고 하자. 강원도 춘천시에 위치한 또 다른 “대박네 떡집”에서는 떡을 만들어 팔면서 동네 케이블 TV에 “대박네”라는 이름으로 떡 광고를 내보내고 있다. 이때, TV광고에서 언급된 “대박네”는 상인의 이름(상호)인 동시에 상품(떡)의 이름(상표)로 사용된 것이다. 따라서, 춘천시 “대박네 떡집”의 광고 행위는 횡성군 “대박네 떡집”의 상표권을 침해하는 행위이다.     

반면, 춘천시 “대박네 떡집”이 돌잔치에 떡을 공급하고 대금을 받은 후, 세금계산서에 “대박네 떡집”이라고 쓰는 행위는 상표적 사용이 아니다. 이때, “대박네 떡집”은 세금계산서를 발행하는 주체의 이름일 뿐이며, 특정 상품의 이름이 아니다. 따라서, 세금계산서를 작성하는 행위는 횡성군 “대박네 떡집”의 상표권을 침해하지 않는다.      

(2) 널리 알려진 상호와 상표

풀무원(상호)이라는 회사가 “금메달 순두부”(상표)와 “은메달 순두부”(상표)를 상표로 등록했다고 하자. 구체적인 상표에 따라 순두부의 가격과 맛에 차이는 있더라도, 소비자는 풀무원이라는 상호로부터 “금메달 순두부”(상표)와 “은메달 순두부”(상표)의 공통적인 특징을 유추하고, 이 상품들의 품질을 가늠할 수 있다.

이 경우, 풀무원이라는 명칭은 상호인 동시에 상표로서의 기능(출처표시, 품질표시)도 갖는다. 즉, 소비자는 유명한 상호에 축적된 신뢰도를 바탕으로 상품을 선택한다. 이러한 신뢰는 상호 소유자의 입장에서는 물론 상품 소비자의 입장에서도 보호할 실익이 있다. 따라서, 타인의 저명한 상호는 무단으로 상표로 등록받을 수 없다 (상표법 34조 1항 6호).

7. 결어

예상치 못한 분쟁을 막기 위해서는 상표와 상호를 관계를 잘 따져보고, 상표와 상호를 선정해야 할 것이다. 

추가적인 정보나 상담이 필요하면 곰마크 1:1 문의를 이용하시기 바랍니다.

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