치열한 특허분쟁에 있어서, IDS제출 의무 위반은 손쉬운 공략 대상입니다. 고의성이 없다거나 중요한 정보가 아니라는 주장을 입증하기 위해서는 지루한 논쟁이 불가피하며 및 여러 전문가를 증인으로 불러세워야 하므로 엄청난 비용과 댓가를 초래합니다. 또, 특허분쟁의 논점이 분산되고 공세로 진행할 수 있는 분쟁이 수세로 몰리는 상황을 초래하기도 합니다.
과거에는 우리나라 대기업들이 미국의 IDS 제도에 대한 이해가 부족하여 특허침해소송에서 낭패를 보기도 했습니다. 그러나,
최근에는IDS제출의무를 잘 이해하고 의무를 충실히 이행하고 있는 것을 실무 일선에서
느낄 수 있습니다.
반면에, 개인이나
중소기업들은 여전히 이에 대한 이해가 부족한 경우가 있습니다. 본 포스팅은IDS제출의무에 대한 아직도 생소하거나 잘못 이해하고 계시는 출원인과 발명자의 이해를 돕고자 준비했습니다.
IDS란
IDS는 출원발명과
관련하여 출원인(양수인 assignee 포함), 발명자, 또는 특허대리인이 인지하고 있는 관련 기술을 의미합니다. IDS는 특허청의 요구에 의해서가 아니라, 출원인이 자진해서 제출해야 하는 “의무”사항 (Duty of Disclosure)입니다.
의무사항이므로, 위반시에 불이익이 수반됩니다.
IDS제출 의무가 있는 자
출원인, 발명자,
해당 사건의 한국대리인, 및 해당 사건의 미국대리인 모두 의무를 갖고 있습니다.
IDS 제출 대상
출원인, 발명자,
해당 사건의 한국대리인, 및 해당 사건의 미국대리인이 인지한 정보 중,
해당 특허출원의 “특허성과 중요하게 관련된 모든 정보 (all information
known to that individual to be material to patentability)”를 미국특허청에 제출하여야 합니다.
제출대상 정보는 특허기술 개발 과정 및 특허 출원 전 과정(특허등록전까지)에서 얻어진 정보를
포함합니다. 즉, IDS제출의무는 출원시부터 특허출원과정 종료시까지
지속됩니다.
The duty to disclose information exists with
respect to each pending claim until the claim is cancelled or withdrawn from
consideration, or the application becomes abandoned. See 37CFR1.56(a).
“특허성과 중요하게 관련된” 정보라고
할 때, 어느 정도가 중요한지는 출원인이 판단할 사항이 아니고, 심사관이나
법원인 판단할 사항입니다. 따라서, 출원인이나 발명자 또는 대리인이
“이런 문헌은 중요하지 않다”라고 함부로 예단하는 것은 위험합니다.
Information is material to patentability when
…
(1) It establishes, by itself or in combination with other
information, a prima facie case of unpatentability of a claim; or
(2) It refutes, or is inconsistent with, a position the
applicant takes in: (i) Opposing an argument of unpatentability relied on by
the Office, or (ii) Asserting an argument of patentability. 37CFR1.56(a).
즉, 따라서,
중요한 문헌인지 아닌지를 판단하지 않고, 일단 선행문헌으로 인지하고 있거나 공식
문서(거절이유통지서 등)에서 언급된 모든 문헌을 제출하는 것이 안전합니다.
일반적인 실무 관행도 그러합니다.
해당 문헌의 원문과 영어번역문을 함께 제출해야 합니다. 대표적인 IDS에는 다음이 있습니다.
그러나, 이에 한정되지는 않습니다.
1. 발명자(연구원)가 기술개발 과정에서 검색한 관련논문이나 특허문헌
2. 출원인(회사)이 본인의 명의(회사 명의)로 출원했거나 등록받은 특허문헌
3. 출원 전에 전문검색 기관에 관련기술을 검색을 의뢰한 경우,
그 검색 결과
4. 특허명세서에 언급된 관련 선행기술이나 선행특허문헌
5. 출원 후, 한국 혹은 외국 특허청으로부터
받은 거절이유통지서에 언급된 선행문헌
6. PCT 국제출원의 경우, 국제조사보고서(International
Search Report: ISR)에 언급된 문헌
The Office
encourages applicants to carefully examine:
(1) Prior art cited in search reports of a foreign patent office in a counterpart application,
and
(2) The closest information
over which individuals associated with the filing or prosecution of a patent
application believe any pending claim patentably defines, to make sure that any
material information contained therein is disclosed to the Office.
위반시 불이익
이러한 의무의 위반은 미국특허청에 대한 사기행위 (fraud)에 해당되며, 미국특허청은
특허등록을 거부할 수 있습니다. 또, 특허등록이 된다 하더라도,
형평법상 부정행위(inequitable conduct)에 해당되어 특허권이 권리행사불능(unforceable)한 상태가 됩니다. 즉, 특허로서 명목상 존재는 하지만,
실제로 권리행사를 할 수는 없는 무용지물의 상태가 됩니다.
“inequitable conduct”이 되기 위해서는
(1) 미제출된 정보가 “특허성과 중요하게 관련(material
to patentability)”되어야 하고 (2) 미제출 행위가 미국특허청을 고의적으로
기만할 의도(intent to deceive USPTO)가 있어야 합니다. “중요하게 관련”되었는지의 판단은 앞서 설명한 바 있습니다. 고의성의 판단은 정황증거를 기초로 심사관과 법원이 판단합니다. 판단 주체가 출원인이나 발명자가
아니라는 뜻입니다. 따라서, 출원인이나 발명자가 “나는 속일 의도가 없었다”과 항변하는 것만으로는 부족합니다.
고의성의 판단은 사실 엄격한 기준으로 판단되므로, IDS자료 중 일부가 누락되었다고 해서 항상 사기행위가 되거나 “inequitable
conduct”으로 인정되는 것은 아닙니다. 그러나, 앞서 언급한 바와 같이, 치열한 특허분쟁에 있어서, IDS자료의 누락은 손쉬운 공략대상입니다. 기선 제압을 하기에 더없이 좋은 약점입니다.
고의성이 없다거나 중요한 정보가 아니라는 주장을 입증하기 위해서는 지루한 논쟁이 불가피하며 및 여러
전문가를 증인으로 불러세워야 하므로 엄청난 비용과 댓가를 초래합니다. 또, 특허분쟁의 논점이 분산되고 공세로 진행할 수 있는 분쟁이 수세로 몰리는 상황을 초래하기도
합니다.
이상의 설명으로는 내용이 난해하고, 매우 어렵게 느껴질 수도 있겠습니다. 그래서, 이해를
돕기 위해, IDS에 관련된 시나리오를 하나 검토해 봅니다.
출연진
공동 발명자 A, B (발명 P)
출원인 회사 C (회사대표자
D)
한국변리사 F
미국변호사 G
다른 프로젝트팀 공동 발명자 L, M
(특허 U)
시나리오 1
발명자A가 기술개발
과정에서 검색한 관련논문이나 특허문헌X가 있다고 가정해 봅시다. 발명자A는 X기술을 개량하는 연구를 진행합니다. 공동 발명자
B는 그 문헌의 존재에 대해 모를 수도 있습니다. A와 B가 협업으로 완성한 발명P를 회사 C의 명의로 한국 출원을
할 예정입니다. 회사 C의 대표이사D도 X문헌의 존재에 대해서는 모르고 있습니다.
그런데, C 회사에서는
연구원 L과 M이 또 다른 프로젝트팀에서 활동하고 있는데,
1년쯤 전에 그 프로젝트팀에서 L과 M이 공동으로
완성한 발명이 회사 C 명의로 특허 U로 등록된 바 있습니다.
U와 P는 세부적인 점에서 차이가 있기는 하나, 기술분야는 유사합니다. 회사 C의 대표자
(대표이사, 사장, 등 기술총괄이사 등)은 특허U의 존재에 대해 인지하고 있다고 합시다.
이제 한국변리사 F가 특허명세서를 작성하여 한국특허청에 특허출원을 합니다. F변리사가 명세서를 작성하는 과정에서
관련정보가 더 필요하여 직접 관련 기술을 검색하던 중 Y라는 논문 또는 특허문헌을 발견하고,
이를 참고하여 특허 명세서를 완성합니다. F변리사는 본인이 검색하고 명세서 작성에
참고한 문헌Y를 명세서에 언급했다고 합시다. 이때, “Y와 특허 P는 이러저러한 점에서 서로 다르고, 발명
P가 효과면에서 더 우수하다”고 언급했다고 합시다.
A는 기술개발 과정에서 X문헌을 스스로
참고하기는 했으나, 그 문헌의 존재에 대해서는 B, C, D, F 누구에게도
알리지 않았습니다. 따라서, B, C, D, F 중 어느 누구도
X문헌에 대해 알지 못합니다. 반면에, 최종
명세서를 검토하는 과정에서, A, B, C, D는 모두 Y문헌의 존재를
알게 되었습니다.
이제, 발명
P를 PCT국제출원을 합니다. 얼마간의 시간이
지나, PCT 국제조사보고서 (International Search Report)가 한국변리사F를 거쳐 출원인 회사 C (대표자
D)에게 전달됩니다. 관련 선행문헌으로 S1, S2, S3의 세개 문헌이 언급되고 있습니다.
그 와중에, 한국특허청에서
심사가 진행되어, 발명P이 선행특허 R1, R2와 유사하므로 등록해 줄 수 없다는 거절이유통지서도 도착합니다.
이 시점에서, 회사
C(대표자 D)는 발명 P를 미국에 출원하기로
결정하고, 미국 변호사 G에게 사건을 의뢰합니다. G는 미국명세서에 오류가 없는지 확인하던 과정에서, 해당분야의 배경 지식이 필요해서 인터넷으로
기술사전 Z1 (Wikipedia 등)을 검색하고, 본인 사무실의 책꽂이에 꽂혀있던 낡은 대학 교과서Z2도 탐독합니다. 별 오류가 없다는 것을 확인한 G는 이제 미국 출원을 진행하면서 IDS목록을 준비합니다.
제출대상IDS목록
G가 제출해야 할 IDS목록은 무엇일까요?
G가 독자적으로 준비할 수 있는 최선의 IDS목록은 다음과 같습니다.
한국 변리사 F가 명세서에 언급한 Y
PCT
ISR에 언급된 선행 문헌 S1, S2, S3
미국 변호사 G 본인이 참고한 문헌 Z1, Z2
그렇다면, 누락된
문헌은 무엇일까요?
발명자A가 기술개발
과정에서 검색한 문헌X
회사 C의 대표자
D가 알고있는 회사 C명의의 선행 특허 U
한국특허청에서 발송한 거절이유통지서에 언급된 선행특허 R1, R2
미국변호사 G는 이들
문헌에 대해 아무런 정보를 갖고 있지 않기 때문에, 발명자 A, 출원인 C
(대표자 D), 또는 한국대리인 G가 이러한 정보가 입수될 때마다 즉시 미국변호사G에게 전달해야 합니다. 이러한
제출 의무는 미국특허가 등록될 때까지 계속됩니다.
시나리오 2
상기 누락된 문헌 중 발명자 한국특허청에서 발송한 거절이유통지서에 언급된 선행특허 R1, R2의 누락은 실수라고 변명할 여지가 없습니다. 즉, 고의적 누락으로 인정될 가능성이 큽니다. 한국 특허청에서는
R1, R2로 인해서 발명 P가 특허받을 수 없다고 명백히 언급한 것입니다.
그렇다면, 그 문헌은 “특허성에 중요하게 관련”되어 있음이 분명합니다. 또, 공식문서에 언급된 것이므로,
관련자 (발명자, 출원인, 한국대리인) 중 아무도 그 문서를 인지하지 못했다는 것도 어불성설입니다. 따라서, 고의성 또한 인정될 여지가 큽니다.
그렇다면, 발명자A가 기술개발 과정에서 검색한 문헌X이 누락된 것은 실수라고 변명할 수 있을까요?
네. 그럴수도 있습니다. 그러나,
“그 문헌을 제출해야 하는 것인 줄 몰랐다”는 발명자 A의 변명은 인정되지 않습니다. 법에 대한 무지는 변명이 되지 않습니다.
“중요하게 (또는 밀접하게)
연관된” 것이 아니라는 증거를 찾거나, 고의적으로
누락할 의도는 없었다는 점을 뒷받침 해 줄 여러 정황 증거를 찾는 수 밖에 없습니다. 그러나,
분쟁 상대방은 순순히 이런 쟁점을 놓치지 않고 끈질기게 물고 늘어질 것이므로, 라이센스 협상을 하든, 소송을 하든 어느정도
수세적으로 방어하면서 댓가를 치를 수 밖에 없습니다. 쓸데없는
빌미를 주게 되는 것입니다.
회사 C의 대표자
D가 알고있는 회사 C명의의 선행 특허 U 누락의 경우는 고의성이 없다고 설득하기가 좀 더 쉽겠지요. 그러나, 역시 상대방에게 쓸데없는 빌미를 주는 것은 마찬가지입니다. 상대방은 라이센스 협상이나 소송에서
기선을 제압하기 위해서 회사 C명의의 특허를 조사할 것이며, 특허U를 발견하는 즉시 이를 공격용으로 활용하려 들 것입니다.
시나리오 3
출원인이 고의적으로 아래 문헌을 IDS목록에서 누락한 경우를 생각해 봅니다.
한국 변리사 F가 명세서에 언급한 Y
PCT국제조사보고서(ISR)에 언급된 선행 문헌 S1, S2, S3
출원인의 논리는 이렇습니다. Y는 이미 명세서에서 언급했고, S1, S2, S3는 이미 PCT 국제조사보고서 (ISR)에서 공공연하게 언급되어 있다. 이런 사실은 미국특허청 심사관도 당연히 알 수 있으므로, 출원인이 굳이 번거롭게 IDS목록에서 언급하고 원문이나 번역문을 제출할 필요가 있겠느냐는 것입니다.
그에 대한 답변은 “그럼에도 불구하고 제출해야 한다.”입니다. 왜 그럴까요?
명세서에는 발명자 또는 출원인의 일방적인 주장만 담겨 있습니다. 즉, “P는 Y와 다르다” 또는 “P는 Y보다 우수하다”는 취지로 기재되어 있습니다. 객관적인
사실관계 판단은 Y라는 문헌을 직접 검토해 봐야 가능합니다. IDS는
발명자의 일방적인 주장을 제시하라는 것이 아니고, 객관적인 사실 자료(Y문헌)를 제시하라는 것입니다.
심사관이나 다른 사람의 시각에서 전혀 다른 결론, 즉 “P는 Y는 유사하다”라는 결론이 나올 수도 있습니다. Y문헌이
직접 제공되지 않는 한, 심사관이나 다른 사람은 객관적으로 “P는 Y와 다른지” 어떤지 파악할 방법이 없습니다. 발명자
A의 일방적인 주장을 믿는 수 밖에 없습니다.
그런데, 나중에
특허분쟁이 생겨서 Y를 면밀히 분석해 본 결과, 심사관이나 법원이 “P는 Y는 유사하다”는 결론을 내리면 어떻게 될까요?
발명자 A는 아무런 객관적 증거(Y문헌)도 제시하지 않고, “P는 Y와 다르다”라는 거짓말로 특허청을 속였다라는 공격이 가능해집니다. 이러한 위험을 굳이 감수할 이유가 없습니다.
PCT국제조사보고서(ISR)에 언급된
선행 문헌 S1, S2, S3의 경우도 마찬가지입니다. 객관적 증거S1,
S2, S3를 IDS로 직접 제출해야 합니다. “S1, S2, S3문헌들이 발명 P와 관련되어 있다는 보고서를 받았다. 여기 해당 원문과 번역문을 다 제출한다. 그러니, 심사관이
직접 검토해봐서 특허성에 영향이 없다는 판단을 해 달라”는 취지로 IDS자료를 제출하는 것입니다.
PCT국제조사보고서(ISR)만 제출하고,
IDS자료를 제출하지 않는다면, “P는S1, S2, S3와는 다르다”는 일방적인 주장을 하는 셈입니다. 객관적
증거로서S1, S2, S3의 원문과 번역문을 IDS로 제출하는 것이
바람직합니다.
