미국 상표 - 등록 절차와 시간

1. 절차 

간략히 요약하면 다음의 절차를 거쳐서 상표가 등록된다. 파란색 표시 부분은 사건의 성격에 따라 생략될 수도 있는 절차이다.

출원 -- 심사 -- (거절) -- 공개 -- 이의 신청 (30일) -- (등록 허가 통지 -- 사용 사실 증명) -- 등록

2. 출원~ 공개

거절 통지가 발생하지 않는 경우에는 바로 평균 4개월 정도 걸린다. 

3. 공개~이의신청

심사 결과, 상표가 등록 요건을 만족한다고 판단되면 일반 대중에게 상표를 공개한다. 상표가 등록되어서는 안된다고 생각하는 자는 공개일로부터 30일 내에 상표 등록에 반대하는 이의 신청을 할 수 있다. 이의 신청은 누구나 할 수 있다.

4. 출원~등록허가 통지

이의 신청이 없거나 이의 신청을 극복하게 되면, 등록증(또는 등록 허가 통지)가 발송된다. 이의신청기간 만료 후, 등록증을 받기까지는 약 1개월 가량이 소요된다. 따라서, 별 문제없이 심사가 순조롭게 진행된다면 출원~등록까지 총 6개월 가량이 소요된다. 

5. 사용 사실 증명서 제출이 필요한 경우

상표는 출원 시점에서 이미 사용되고 있는 것이 원칙이나, 가까운 미래에 사용할 의사가 있는 경우에도 상표 출원이 허용된다. 후자의 경우, 상표 이의 신청 기간이 경과하면 출원인은 해당 상표의 사용 사실을 증명하여야 한다. 

등록 허가 통지를 받자마자 사용 사실 증거를 즉시 제출한다면, 약 1개월 정도가 추가로 더 소요될 수 있다. 즉, 출원~등록까지 총 7개월 가량이 소요된다.

6. 심사과정에서 거절이유 통지서를 받는 경우 

심사가 순조롭게 진행되지 않고, 심사과정에서 해당 상표를 등록해 줄 수 없다는 거절이유 통지를 받게되면, 그에 대해서 반박하는 의견서를 제출하여 심사관을 설득해야 한다. 이 작업을 수행하는데 2-3 개월 가량이 소요될 수 있다. 따라서, 심사과정에서 거절이유 통지를 받게되는 경우에는, 출원~등록까지 총 10개월 이상이 소요될 수 있다.

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면책공고: 이 블로그에 실린 내용은 법률적 자문이나 해석을 위해 제공된 것이 아닙니다. 블로그 운영자 및 곰마크는 웹사이트에 실려있는 내용과 관련하여 또는 그 내용의 미흡함으로 인하여 발생하는 결과에 대해 어떠한 책임도 지지 아니합니다. 구체적인 사안이나 사건과 관련하여 전문가의 법률적 자문을 구하지 아니한 채, 이 블로그에 실려 있는 내용에 근거하여 어떠한 법률적 행위(작위 및 부작위)도 하지 마시기 바랍니다.

미국 특허 - 우선 심사 절차와 비용 (Track One)

1. 우선 심사의 종류

미국 특허, 디자인 출원은 원칙적으로 출원된 순서에 따라 심사가 진행됩니다. 그러나 특별한 사정이 있는 경우, 출원 순서를 무시하고 먼저 심사를 받을 수 있습니다. 

우선 심사의 종류에는 Prioritized examination track one, Accelerated examination, Patent Prosecution Highway, Petition to make special 등 다양한 방법이 있습니다. 이 중에서 Prioritized examination track one 에 대해 알아 보겠습니다.

2. 우선 심사 대상

우선 심사 신청의 대상은 원칙적으로 "신규 출원"에 한정 됩니다. 이미 출원이 완료된 상태라면,  계속 심사 신청(RCE) 절차를 통해 우선 심사를 신청할 수 있습니다. 

우선 심사 대상 출원은 한 해에 일정 건수 (10,000건)로 제한되어 있어서, 선착순으로 이 쿼터가 채워지면 더 이상 신청을 받지 않습니다. 따라서, 하반기에 이 제도를 이용하고자 하는 경우에는 쿼터가 소진되었는지 여부를 확인해야 합니다. 

3. PCT 출원과 우선 심사

PCT 출원을 하면서 미국을 출원 대상국으로 지정하면, 일정 시간이 경과한 후에 그 출원에 기초해서 미국 출원을 진행 ("국내 진입" 절차라고 함) 하는 것이 일반적입니다. 이때, PCT 출원은 미국에 출원된 것으로 인정되기 때문에 이후에 진행되는 미국 출원은 더 이상 "신규 출원"이 아닙니다. 따라서, PCT출원에 기초하여 "국내 진입" 절차를 밟는 미국 출원은 우선 심사를 신청할 수 없습니다.

PCT출원을 기초로 미국 출원을 하면서 우선 심사를 받으려면 특별한 출원 절차가 필요하며 전문가의 도움이 필요합니다. 그러한 방법 중 하나는 "신규 출원"의 지위를 인정 받을 수 있는 방식으로 미국 진입을 하는 것입니다. 즉, 통상적인 일반적인 국내 진입 절차(national entry process) 대신 계속 출원 (continuation application)의 형태 (bypass application) 등으로 미국 출원을 진행하는 방안을 고려할 수 있습니다. 

4. 우선 심사 비용

우선 심사 신청에 소요되는 미국 특허청 (USPTO) 수수료는 기본 출원료에 더하여 (1) 우선심사 신청료 $2,000 (2) processing fee $140 (3) publication request fee $130 등이 추가로 부과(2018년 3월 기준)됩니다. 이는 소기업 (종업원 500인 이하) 기준 비용이며, 대기업의 경우에는 모든 미국 특허청 (USPTO) 수수료는 두 배가 됩니다. 본 블로그에 제시된 수수료는 2018년 3월 기준이며, 미국 특허청 수수료는 계속 변동 되므로 구체적인 액수는 출원 시점에 재 확인해야 합니다.

5. 심사 절차 및 소요 시간 

일반 심사의 경우, 기술 분야에 따라 차이가 있으나 출원 시점에서 1차 심사 결과(first OA)가 나오기까지 평균 1년 3개월이 소요됩니다. 출원부터 등록까지 걸리는 시간은 평균 2년 6개월 정도이며, 기술 분야에 따라 차이가 있습니다. 

우선 심사의 경우, 우선 심사 신청한 때부터 1년 이내에 등록 여부가 결정됩니다. 우선 심사 신청이 있으면 우선 심사 대상이 되는지 여부에 대해서 먼저 심사를 하고 결정합니다.  우선 심사 결정한 때로부터 1차 심사 결과 (거절 통지 또는 등록 허가 통지)를 받는데 걸리는 시간은 평균 빠른 경우 6개월, 심지어 4개월 이내에 결과가 나오는 경우도 종종 있습니다. 

2018년 3월 현재, 우선 심사 대상이 되는지 여부에 대한 심사 결과는 신청한 때로부터 평균 1.4개월이 소요됩니다. 2018년 3월 현재, 우선 심사하기로 결정한 때로부터 최종 심사 결과 (최종 거절 결정 또는 등록 결정)이 나오는 때까지 걸리는 시간은 평균 5.3개월이 소요됩니다.   

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미국 상표 - 우선 심사 절차와 비용

1. 우선 심사 신청 대상

우선 심사 신청 대상은 크게 (i) 미국 특허청의 실수로 권리가 소멸한 경우와 (ii) 그 외의 경우로 나눌 수 있습니다.

상표 침해가 발생하고 있는 상황이거나, 법적 분쟁이 진행 중인 경우 등이 (ii)에 해당됩니다. 한국과 달리, 단순히 상표를 현재 사용 중이거나 광고 중이라는 상황은 우선 심사의 대상이 되지 않습니다.

2. 필요 서류

우선 심사가 필요한 이유에 대해 상세히 설명하고 증거 자료를 제시해야 합니다. 사유와 증거에 대해서는 선언서 (declaration) 형태로 제출하게 됩니다. 선언서에 담길 내용은 사안마다 달라지므로 전문가와 상의하시기 바랍니다.

3. 일반 심사와 우선 심사의 심사 기간

우선 심사는 먼저 출원을 진행하고, 그 이후에 별도로 진행됩니다. 우선 심사 신청을 하면 우선 심사를 해 줄 것인지 여부에 대해서 특허청에서 검토하고 그 결과를 약 1달 경과 후에 받아 볼 수 있습니다.

우선 심사 대상으로 선정되면 바로 심사에 착수하고, 그로부터 약 1달 후에 심사 결과 (등록 결정 또는 거절 통지)를 받을 수 있습니다. 따라서, 출원 후 즉시 우선 심사 신청을 할 경우에는 약 2달 남짓이면 심사 결과를 받을 수 있습니다.

일반 심사의 경우, 사건에 따라 차이가 있으나 통상 우선 심사 신청 후 6개월 경과 시점에서 심사 결과를 받아 볼 수 있으나, 최근에는 약 3개월 내에 심사 결과가 나오는 경우도 많습니다. 따라서, 우선 심사를 하는 경우와 그렇지 않은 경우에 심사 기간에 있어서 그다지 많은 시간 차이를 보이고 있지는 않습니다.

4. 우선 심사 비용

일반 출원 비용이 기본적으로 소요되고, 추가로 우선 심사 신청과 관련하여 (i) 특허청 수수료 $100 (2018년 3월 기준) 및 (ii) 사유서 및 Declaration 작성 등을 위한 대리인 수수료가 가산 됩니다.

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곰마크 - 상표 등록 절차

상표 등록 절차

1. 거절 통지를 받지 않고 바로 등록되는 경우

상표 등록 신청(출원)을 하고, 그 신청이 거절 통지를 받지 않고 바로 등록되는 이상적인 경우입니다. 이 경우, 상표등록 신청서 제출시(출원시)로부터 등록이 완료될 때까지는 통상 12개월 내외가 소요됩니다.    

2. 거절 통지를 극복하고 등록되는 경우

(1) 상표 등록 신청(출원)을 하고,

(2) 특허청이 심사를 한 결과, 해당 상표가 등록에 부적합하다는 판단하고 거절이유 통지(1회 또는 그 이상 발생할 수 있음)를 하고,

(3) 고객이 그러한 판단에 불복하여 왜 등록되어야만 하는지에 대한 의견서를 제출하고,

(4) 그 의견서의 논리가 타당하다는 이유로 심사관이 기존의 판단을 번복하여 최종적으로 상표를 등록해 주기로 결정하는 경우입니다.

이 경우에는 상표 등록 신청을 한 때로부터 상표가 등록되는 시점까지 약 16개월이 내외의 기간이 소요됩니다. 거절 통지를 두 번 이상 받는 경우에는 더 많은 시간이 소요될 수 있습니다.

3. 한국 상표 출원 절차도

출처: 특허청

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[창업 아이템] 치킨 전문점

치킨 전문점 창업

창업을 하려면 상호를 정해서 사업자 등록을 해야 합니다. 상호를 강력하게 보호 받기 위해서는 상호를 상표를 등록하는 것이 바람직합니다.

상호는 명칭이 "완전 동일"하지만 않으면 타인이 얼마든지 비슷한 이름으로 가게를 낼 수 있습니다. 그런데, 상호를 상표로 등록하면 완전 동일한 명칭은 물론, "유사"한 명칭까지도 타인이 사용하는 것을 금지할 수 있습니다.

시나리오 I

곰돌이씨는 치킨 전문점 "곰마크"를 창업했습니다. 상호명 "곰마크"가 새겨진 치킨 포장 박스도 디자인하고 주문해서 사용하고 있습니다. 어느날, "곰마크"라는 브랜드로 치킨 포장용 종이 박스를 생산하는 신라 상회에서 경고장이 날라옵니다.  "곰마크"라는 명칭을 사용하는 것은 상표권 침해이니 즉시 사용을 중단하라는 내용입니다.

치킨 전문점 "곰마크" vs. 치킨 포장용 종이 박스 "곰마크"

곰돌이씨가 이리저리 조사해 본 결과, 상표권 침해가 성립되려면 1. 상표가 서로 동일하거나 유사해야 하고, 동시에 2. 상품이나 업종도 동일하거나 유사해야 한다는 정보를 입수합니다.

이러한 정보를 바탕으로 곰돌이씨는 "치킨 전문점"은 서비스를 제공하는 업종이고, "치킨 포장용 종이 박스"는 종이 박스라는 상품 자체에 대한 것이므로 업종이 서로 다르니 상표권 침해가 아니라고 주장하면서 버팁니다. 사건은 결국 소송으로 가게 되고 상품이 유사한지 여부는 법원의 판단에 달렸습니다. 결과는 어떻게 될까요? 아래 사례를 보겠습니다.

다사랑 사례

다사랑 (치킨 전용 종이상자 박스) vs. 다사랑 (치킨 체인점)

2007후2896

치킨 요리 가맹점이 고객에게 판매하는 닭고기 요리와 그것과 함께 제공하는 냅킨용지, 비닐포장백, 종이포장백, 종이상자는 치킨 전문 식당 체인업의 서비스 제공에 있어서 필수적으로 수반되는 상품으로 치킨 요리 가맹점이 제공하는 서비스와 밀접한 관계가 있고 위 지정 상품에는 상호나 서비스표 등을 표기하여 광고하는 용도로도 사용되고 상품의 판매와 서비스의 제공이 동일한 가맹점 운영자에 의하여 이루어지므로 유사 (출처: 특허청)

유사 업종의 판단 기준

유사 업종인지 여부는 거래 실정을 고려하여 판단합니다. 소비자 입장에서 곰돌이씨의 치킨 전문점이 "치킨 포장용 종이 박스"를 생산하는 신라 상회와 관련성이 있다고 오인할 가능성이 있다면 양 상품/업종은 서로 유사하다고 할 수 있습니다. 

거래 실정은 업종 분야마다 차이가 있으므로, 한 업종의 유사 판단에 적용되었던 기준이 다른 업종의 유사 판단에도 그대로 적용되지 않을 수 있습니다. 소비자 설문조사가 유사 판단의 지표 중 하나로 사용되는 이유이기도 합니다. 

창업자들은 소비자의 입장에서 최대한의 상식을 발휘하여 상호와 상표를 선택하시기 바랍니다. 상표와 상호를 선택하신 이후에는 전문가의 조언을 들어보는 것이 좋습니다. 

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[창업 아이템] 컴퓨터 프로그램 앱

컴퓨터 프로그램 앱 창업

창업을 하려면 상호를 정해서 사업자 등록을 해야 합니다. 상호를 강력하게 보호 받기 위해서는 상호를 상표를 등록하는 것이 바람직합니다.

상호는 명칭이 "완전 동일"하지만 않으면 타인이 얼마든지 비슷한 이름으로 가게를 낼 수 있습니다. 그런데, 상호를 상표로 등록하면 완전 동일한 명칭은 물론, "유사"한 명칭까지도 타인이 사용하는 것을 금지할 수 있습니다.

시나리오 I

곰돌이씨는 아르바이트 검색 앱 "곰마크"를 만들어서 온라인에서 판매하는 사업을 시작했습니다. 어느날, 부동산 중개 프로그램을 개발, 판매하는 회사인 "곰마크"에서 경고장이 날라옵니다.  당신의 아르바이트 검색 앱에 "곰마크"라는 명칭을 사용하는 것은 상표권 침해이니 즉시 사용을 중단하라는 내용입니다.

아르바이트 검색 앱 "곰마크" vs. 부동산 중개 프로그램 제작사 "곰마크"

곰돌이씨가 이리저리 조사해 본 결과, 상표권 침해가 성립되려면 1. 상표가 서로 동일하거나 유사해야 하고, 동시에 2. 상품이나 업종도 동일하거나 유사해야 한다는 정보를 입수합니다.

이러한 정보를 바탕으로 곰돌이씨는 "검색 앱"은 상품이고, "프로그램 제작업"은 서비스라서 업종이 서로 다르니 상표권 침해가 아니라고 주장하면서 버팁니다. 사건은 결국 소송으로 가게 되고 상품이 유사한지 여부는 법원의 판단에 달렸습니다. 결과는 어떻게 될까요? 아래 사례를 보겠습니다.

UniSQL 사건

UniSQL (컴퓨터 소프트웨어) vs. UniSQL (프로그램 개발업)

2005후2366

등록상표의 지정상품은 선등록 지정서비스업의 서비스 대상이 되는 것들로서, 상품과 서비스 사이에 서로 밀접한 관계가 있고 특정 컴퓨터 프로그램의 개발을 의뢰할 경우 그 결과물을 개발자가 의뢰자에게 직접 제공하는 경우도 다수 있어 상품과 서비스의 제공이 동일 사업자에 의해 행하여 질 수 있는 점, 용도 및 수요자 범위의 일치성 등을 보아 유사 (출처: 특허청)

유사 업종의 판단 기준

유사 업종인지 여부는 거래 실정을 고려하여 판단합니다. 소비자 입장에서 곰돌이씨가 만든 검색 앱 "곰마크"가 부동산 중개 프로그램 제작사인 "곰마크"와 관련성이 있다고 오인할 가능성이 있다면 양 상품/업종은 서로 유사하다고 할 수 있습니다. 

거래 실정은 업종 분야마다 차이가 있으므로, 한 업종의 유사 판단에 적용되었던 기준이 다른 업종의 유사 판단에도 그대로 적용되지 않을 수 있습니다. 소비자 설문조사가 유사 판단의 지표 중 하나로 사용되는 이유이기도 합니다. 

창업자들은 소비자의 입장에서 최대한의 상식을 발휘하여 상호와 상표를 선택하시기 바랍니다. 상표와 상호를 선택하신 이후에는 전문가의 조언을 들어보는 것이 좋습니다. 

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