Section 15 Declaration of
Incontestability
1.
들어가며
미국 상표 등록을 하기
위해 미국 변호사와 상담을 하거나, 미국 상표등록 관련 정보를 검색하다보면 Section
15 declaration에 대한 내용이 자주 눈에 띈다. 미국 변호사가 ”Section
15 declaration을 제출하기를 원하십니까? 그러면 이런 저런 자료를 준비해서
보내주세요”라는 질문과 요청을 받는 경우가 생기는 것이다. 이런 질문에
어떻게 답해야 할까?
Section 15
declaration은 한국 상표법에는 없는 제도이다. 그래서, 한국 변리사나 한국 고객들은 이러한 질문이나 요청을 받을 때 당황할 수 있다. 이런 상황에
처한 고객들에게 도움이 될 수 있도록 이번 포스팅에서는 Section 15 declaration에 대해 알아보고자
한다.
2.
Section 15 declaration이란 무엇인가?
쉽게 말해서, 상표권자는Section 15
Declaration을 제출함으로써 “첨부된 증거자료에서 보듯이 내가 등록 상표를
5년동안 계속적으로 사용했으니 이제 다른 사람들은 이 상표의 소유자가 누구인지, 이 상표가 유효한지 여부에 대해 더이상 묻지도 따지지도 시비를 걸지도 말라”는 선언서이다.
Section 15 Declaration에 관한 미국상표법 조항은 15 U.S.C. 1065이다. 아래는 해당 부분을 간략하게 발췌한 것이다.
[Under some
exceptions]… the right of the owner to use such registered mark… which … has
been in continuous use for five consecutive years … shall be incontestable:
provided, that … an affidavit is filed … within one year after the expiration
of any such five-year period….
약간 살을 붙여서 풀이해
보면,
“예외가 있기는 하지만, 일반적으로 등록 후 5년동안 연속해서 등록 상표를 사용한 상표권자가 상표등록일로부터 5년~6년차 사이에 연속 사용 사실을 진술하는 진술서(affidavit)를 제출하면,
제3자는 더 이상 해당 상표권에 하자가 있다는 이유로 해당 상표권의 취소(무효)를 주장할 수 없다”는 정도로 이해될 수 있다.
그러나, 특정한 하자에 대해서는Section
15 Declaration가 제출된 이후에도 여전히 다툴 수 있다. 즉,
미국상표법 15 U.S.C. 1065에 언급된 예외가 이러한
하자를 의미한다. 이러한 예외적 하자에는 (i) 상표가 보통명칭
(generic name)이어서 식별력이 없다, (ii) 상표가 성질표시
(functional)여서식별력이 없다, (3) 상표가 거짓진술 등 사기행위에 의해
등록 (fraudulent obtained)되었다는 등이 해당된다.
3. 비용은 얼마?
Section 15 Declaration을 제출하는데
필요한 미국특허청 수수료는 200USD이다. 미국 대리인 수수료는 대리인마다
조금씩 차이가 있으니, 개별 미국변호사에게 확인하여야 한다.
4.
반드시 제출되어야 하나?
미국특허청 수수료도 200USD 소요되는데, Section
15 Declaration을 반드시 제출하여야 할까? 미국 상표 등록 절차를 진행하다 보면 여러가지 종류의 declaration 양식을 만나게 된다.
이 중 일부는 필수적으로 제출이 요구되는 것이고, 나머지 일부는 권리자의 선택에
따라 제출하지 않아도 되는 것이 있다.
Section 8
declaration of 5-year continuous use 는 반드시 요구되는 서류이다. 이 서류를 제출하지 않으면 상표권은 취소된다. 반면에, Section 15
declaration의 제출여부는 선택사항이다. 제출하지 않는다고 해서 상표권이
취소되거나 무효되지는 않는다.
5.
그런데도 제출할 실익이 있나?
일단, 상표권에 부쟁권리(incontestable right)가 부여되면 그 상표는 매우 강력한 상표가
된다. 예외적인 경우를 제외하고는 더이상 취소되지도 무효되지도 않는다. 또, 상표권자가 누구인지 또는 상표가 유효한지 여부를 다투는 소송에서, 그 입증책임이 상표권자가 아닌 상대방에게 넘어간다. 이러한 입증책임의 전환은 소송의 승패에
지대한 영향을 미친다. 따라서, 미국 상표를 등록한 상표권자는 등록
후 5년이 경과한 시점에서Section 15 Declaration을 제출하여 상표권을
강력하게 만드는 것이 바람직하다.
6.
마무리하며
자, 이제 고객들은 앞선 언급한 미국 변호사의 질문에 당황하지 않고 답변할 수 있지 않을까?
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